ケース

業績伸び悩むA社が、新製品αの製造・販売事業化を決定。
国内でのαの製造販売は、米国X社からの技術導入によりB社が数年前に事業化済み。これに対し、A社は米国Y社からの技術導入による別プロセスでの事業化を目指している。
しかし、Y社はαの製造プロセスについてX社より特許侵害で訴訟提起されている状態である。


問題

A社法務部としてY社とのライセンス契約締結にあたり調査すべき点と契約条件に盛り込むべき点は何か


回答

まず、Y社から供与される技術が、特許取得を見込む技術なのか出願・公表を前提としないトレードシークレットなのかが明らかでないので、これを明確にする。
その上で、導入予定のY社技術については、Y社がX社と係争中とのことから、
・係争内容
・当事者双方の主張
・特許成立過程
などについて調査すべきである。
この調査により、Y社の侵害リスクの程度を見極めた上で、通常の品質保証・適合性保証に加え、リスクの大きさに応じ以下5点を契約条件に盛り込むべきと考える。
‘探取得を見込む場合は特許を受ける権利の有効性保証
 トレードシークレットの場合は所有確認
第三者権利の無侵害保証および免責条項
B荵絢圓らの特許侵害主張に対する対応義務・防御費用負担
ぃ惻劼硲拏劼侶諺茲和解に至る場合の和解参加権
また、Y社が米国企業であることから、
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裁判管轄または仲裁条項
も併せて契約に明記すべきである。


要復習ポイント(自分用メモ)

・「係争が和解に至る場合の和解参加権」は思いつかなかった。


参考文献

特にトレードシークレットのライセンス契約について。



(ビジネス実務法務検定試験1級公式テキスト Case6を基に検討)




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