ケース

甲は、大手素材メーカー乙が製造販売する新素材Aと既存の材料Bを組み合わせて新規電子部品Cを製造、このCを構成要素の一つとする新製品Dを発売した。
これに対し競合の丙が、丙の保有するX特許(「新素材Eと材料Bを用いた耐久性に優れた電子部品」が請求項)を侵害しているとして、Dの製造差止めおよび損害賠償訴訟を提起した。
甲は、X特許出願の存在には気づいていたが、乙の営業担当者より
・丙のX特許の要素である新素材Eとは、Aの物質名に過ぎない
・AとBの組み合わせは、X特許出願以前から乙の技術資料で
 紹介され公知であり、特許性はない
・乙の異議申し立てによりX特許は拒絶され、成立の見込みは無い
と説明を受け、安心して使用していたところであった。
ところが最終的にはX特許は最近成立していた。拒絶査定後、丙による「AとEとは異なる素材であって、乙の技術資料は先行文献にあたらない」という主張が通ったとのことである。


問題

設問(1)
甲は丙との訴訟においてどのように反論できるか。
設問(2)
甲が丙に敗訴した場合、乙に対して求償するつもりだが、そのために
しておくことは何か。


回答

設問(1)
。愼探無効の主張
丙のX特許無効を再度主張する。
■愼探非侵害の主張
甲の製品Dが丙のX特許を侵害していないと主張する。
X特許の請求項にある部品は素材Eと材料Bとを組み合わせたものであるため、丙の特許侵害の主張は、AとEの同一性がその根拠となる可能性が高い。一方、丙は特許庁の拒絶査定後の審理において「AとEとは異なる素材であって乙の技術資料は先行文献にあたらない」と主張している。これにより、AとEの同一性を根拠とする特許侵害の主張は、禁反言の原則から許されないと考える。
B山桶曚糧鸞電性の主張
丙がX特許侵害を主張しているのは、製品Dの一部である部品Cのみである。従い、Dの売上全体ではなくDのうちCが占める割合に限定されるべきであることを主張する。

設問(2)
乙が甲丙間の訴訟に参加するよう依頼し、参加しない場合には、乙に対し訴訟告知を行うべきである。これにより、甲丙間の訴訟における判断内容がその後の甲乙間訴訟における甲乙間の求償関係にも効力が及ぶ。
また、乙担当者の発言が特許保証と主張できるよう、発言内容や経緯を記録を整理し書面化しておくことも重要である。


要復習ポイント(自分用メモ)

・訴訟告知

(ビジネス実務法務検定試験1級公式テキスト Case39を基に検討)



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