外国特許庁によるOffice Action(OA)への対応では、出願人が対応案を考えるか、日本代理人が対応案を考えるかまたは現地代理人が対応案を考えるか選択肢が多いため検討フローが複雑になりがちです。また日本と現地で重複して検討がなされたり、せっかく時間をかけて作成した対応案が現地代理人からダメ出しされたりと無駄な作業が発生してしまうリスクが高いです。

そこで今回は私が個人的にシンプルかつ無駄の発生リスクが低いと思う外国中間の検討フローを紹介します。以下のようなフローチャートになります。
OA_Flow

解説:

上記フローチャートでは保護すべき実施形態があるか無いか、OAにおける審査官の提案に同意するか否かで以下の3つの対応に分かれます。

1.保護すべき実施形態が特に無いケース(P1)

実施する予定がない発明に関する出願の場合など保護すべき実施形態が特に無い場合には、現地代理人にいきなりドラフト作成を依頼してしまうのが効率的と思います。現地の実務に熟知した現地代理人にドラフト作成を依頼することで効率的な権利化が期待できます。

2.保護すべき実施形態があるケース(P2)

保護すべきまたは優先すべき実施形態がある場合はその情報と併せて現地代理人にコメント作成を指示することが効率的と思います。保護すべき実施形態に関する情報を伝えることで現地代理人が無駄な対応案を検討・作成するリスクを低減することができます。また本ケースではそれでも現地代理人の対応案が望ましい実施形態から外れてしまうことがあります。このため全てが無駄になる恐れのあるドラフトではなく、コメント作成を依頼する方が無駄の発生リスクを抑えられます。

代替的に本ケースでは、保護すべき実施形態に関して一番詳しい出願人が対応案を考えても良いと思います。

3.審査官の許可クレームの示唆に同意するケース(P3)

OAに審査官による許可可能なクレームの示唆があり、その示唆に従う場合は、現地代理人に審査官の示唆に従った補正書および意見書の作成・提出の指示を出すのが効率的です。このケースでは次のステップで許可が得られることがほぼ確実ですので、ドラフトをチェックする必要性も低いです。