当該雇用契約は、「従業員発明者が雇用期間中の職務の結果創出した発明と特許であって、現在および今後想定される会社の事業に関するものについては、すべて会社側に譲渡する」ことを定めているが、…職務の対象は会社の事業全体ではなく、より限定された特定の事業活動を対象としていることが認められる。したがって、当該従業員発明者は、契約対象外となる特許を自由に第三者に譲渡することができたのであり、正当に譲渡を受けたこの第三者は特許侵害訴訟を提起する原告適格を有する。
Odyssey Wireless, Inc. v. Apple Inc., Samsung Elec., Motorola Mobility, LG Elec.,* SDCA, 6/29/2016
*実際は各被告ごとに提起された別個の訴訟ですが、長くなるのでひとまとめに書きました。 

<従業員と会社と知財:その1>などと銘打ちましたが、<その2>だけは、新しくかつおもしろい材料が手元にあります。その後はどうなるか...。

とにかく、今回取り上げたのは、雇用契約中の職務発明規定の書き方について注意を喚起する最新事例です。以下の専門家記事で知りました。判決(地裁命令)原文にもリンクが張られています(全15頁なので読む気になれた)。
"Inventor's Employment Agreement Did Not Affect His Freedom To Assign And Assert Patents Broadly Related To His Employment" (John C. Paul, Brian D. Kacedon and Jon T. Self,  Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, mondaq.com 8/26/2016)


事案の概要

[訴訟手続き]
2014年8月29日 原告Odyssey Wireless, Inc.(「オデッセイ」)は、アップル、サムスン、LGエレクトロニクス、モトローラによるオデッセイ保有特許の侵害を主張して、ノースカロライナ東部地区連邦地裁にそれぞれ個別に提訴した。 

2015年8月5日 4件の訴訟はいずれもカリフォルニア南部地区連邦地裁に移送された。

2016年3月30日 地裁はそれぞれの訴訟において、クレーム解釈命令を下した。

訴訟対象となったオデッセイの特許(USP 7,881,393; 8199,837; 8,576,940; 8,855,230; 8879,606)には、発明者としてPeter D. Karabinis("Dr. Karabinis")、特許権の譲受人としてEICES Research, Inc.("EICES")の名が掲載されていた。

-- 訴訟前のできごと --

2001年4月 Mobile Satellite Ventures("MSV")は、Dr. KarabinisをMSVの副社長兼最高技術責任者(CTO)として雇用した。Dr. KarabinisとMSVが締結した雇用契約には、知的財産と秘密情報の扱いに関する以下の規定が含まれていた。

(a) 所有権(Ownership): 私[Peter Karabinis]は、MSVでの雇用期間中に私が行った職務に関係し、またはその結果として、かつ現在または今後予測されるMSVの事業に関連して、創出された作品、開発、発明その他成果物(以下まとめて「成果物」)に存する著作権、特許、商標、営業秘密など、すべての財産権に対する権利、権原のすべてをMSVが所有することを、ここにおいて認めるものとする。 (1) ...(以下、省略) 

*一字一句正確には訳せていないため、原文を併記します。
(a) Ownership: I [, Peter Karabinis,] agree that MSV shall own, and I hereby grants to MSV, all right, title and interest in and to all proprietary rights, including but not limited to copyrights, patents, trademarks, and trade secrets, in all work product, developments, inventions, or other materials produced by me ("Works") which refer to or result from my work for MSV during my employment by MSV and which relate to MSV's current, anticipated, or prospective business activities -  


MSV(および後の権利承継人であるオデッセイ)におけるDr.Karabinisの雇用は、2010年10月まで続いた。

------------

2016年6月7日、6月8日 4件の訴訟における被告がそれぞれ、原告適格の欠如を理由に、訴え却下を求める申立て(motion to dismiss for lack of standing)を提出した。

2016年6月29日 地裁命令 - すべての被告の申立てを却下


地裁判断の概要 

...「第97話・続き」へ持ち越します。上記"Ownership"条項について地裁が分析します。



10/2/2016  ヨシロー

  
↓ よろしければ一押しお願いします。            

              

ビジネス英語 ブログランキングへ

 
                                                       にほんブログ村 英語ブログ ビジネス英語へ                                                     
にほんブログ村

                                       にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ