先日、特許法第２９条第２項の理解（２）「発明」という記事を書きました。
引用文献１（主引例）と、引用文献２以下（副引例）の考え方をご説明しました。
以下では、これに関連する事項を、２つほどご紹介します。
（１）引用文献２以下に対する直接的な反論は、必ずしも有効でないという考え方
上記記事で、意見書での主張は、引用文献１に対するものが中心になると述べました。
主張するボリュームはともかく、ストーリーとしては、引用文献１に対するものを中心に記載します。
意見書は、進歩性を否定する論理（引用文献１に記載の発明から見た容易性）に反論するものだからです。
引用文献２以下に対しては、真っ向から反論しても、必ずしも有効ではありません。
極端な例を挙げます。
審査官が、引用文献２以下の認定を誤って提示したとしましょう。
（これ幸いにと）意見書にて、引用文献２以下が妥当でない点を、強く主張したとしましょう。
しかし、審査官側は、そのことを意見書で咎められたとしても、
①次の拒絶理由通知で、他の引用文献に差し替えることが可能です。
②理論上は、拒絶査定することもできます。
特に②については、微妙に感じるかも知れません。
しかし、引用文献１（引用発明）が変わらずに拒絶理由を構築できるのであれば、拒絶理由を解消したとは言えません。
つまり、本願発明が引用発明１に基づいて容易に発明できるという点は、なんら変わっていません。
そこで、ただちに拒絶査定することもできます。
★なお、①の拒絶理由は、理論上、最後の拒絶理由にはならないこともあわせてご理解ください。
引用文献１が変わらなければ、拒絶理由も変わらず、「補正によって生じた拒絶理由」にはならないからです。
（さらに補足すれば、いわゆるシフト補正を厳密に解釈すると、第２９条第２項で最後の拒絶理由となることはあり得ないとも言えます。シフト補正の運用は変わりましたし、この点については、機会があれば別途触れてみます。）
とは言え、このようなケースで、②のような拒絶査定をすることは、少ないでしょう。
実務上は、再度、「最初の」拒絶理由が通知されるでしょう。
ただ、場合によっては、さらに引用文献（副引例）が追加された上で、最初に提示した引用文献（副引例）も必ずしも間違っていない、ということで、拒絶査定することはあり得ると思います。
（２）「引用文献の組み合わせ」という表現について
主に出願人側において、「引用文献を『組み合わせて』本願発明とすることは容易」という表現がされることがあります。
しかし、まれに誤った用い方がされているように思います。
例えば、本願発明を、「送信機Ａと受信機Ｂからなる伝送システムＣ」としましょう。
このとき、送信機が記載された引用文献１と、受信機が記載された引用文献２が提示されて、本願発明は容易と認定されることは少ないと思います。
これだと、「送信機」から「伝送システム」が容易であるというロジックになり、やや論理が飛躍します。
通常は、伝送システムの発明が記載された文献が、引用文献１になります。
送信機や受信機そのものが何ら変哲のない、ありふれた伝送システムであっても構いません。
そして、その引用発明の伝送システムにおいて、送信機と受信機を、送信機Ａと受信機Ｂに置換することが容易である、というロジックを組み立てます。
容易であることの証拠として、送信機Ａを開示する引用文献（副引例）と、送信機Ｂを開示する引用文献（副引例）が提示されるわけです。
このような考え方を、「本願発明とベースが同じものを主引例（引用文献１）にする」などと言います。
以上、何かのお役に立てば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士（特許庁審査官 経験者） 田村誠治
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