「拒絶の理由を発見しない請求項」について考察します。
話しを単純化するために、請求項数が２つで、請求項２が請求項１を引用する従属項とします。
拒絶理由通知において、請求項１については進歩性なし、請求項２については、「拒絶の理由を発見しない」と指摘されたとします。
（このような拒絶の理由を発見しない請求項のことを、「空けクレーム」と言うことがあります。）
審査官は、空けクレームの一つ上のクレームについて、どう考えているのでしょうか？
①まったく特許する気がない場合と、②判断に迷っている場合があります。
①の場合は、審査官は、請求項２の内容で限定された場合に限り、特許すると考えています。
②の場合は、審査官は、請求項２の内容であれば特許だが、一つ上の請求項１については迷っています。
では、この２つを見分けられるでしょうか。
①の場合は、その一つ上の請求項１について、特許できない理由を明確にしています。
これは、妥協点である請求項２に誘導するためです。一種の説得です。
また、仮に請求項１で争ってきたときには、基本的には、拒絶査定する心づもりでいます。
上級審の審判でも耐えうるように、拒絶理由を明確にします。
②の場合は、空けクレームの形で、「安全策」を提示するとともに、請求項１については、争ってきたときにはそのときに考えようという心づもりです。
この場合、判断に迷っている請求項１については拒絶理由を明確にしない（できない）ことが多いです。
以上のような感じですので、①と②はある程度見分けられます。
審査官は、空けクレームが見つかった段階で、この出願の最終処分は特許だと考えています。
出願人側としては、②の場合で、もし、空けクレームよりも上位のクレームで争うときには、
「上位のクレームで特許されないなら、空けクレームに限定するので、直ちに拒絶査定しないでほしい」
このことを意見書で審査官に伝えることも一つの手です。
こう伝えると、審査官に足元見られそうな気もしますが、上位のクレームを拒絶するためには、拒絶理由を明確にしなければなりません。
結果として、最善の形での権利化が期待できます。
なお、①の場合で、なお上位のクレームで争うのは、微妙です。
審査官は「せっかく空けてあげたのに」と残念に思いつつ、そのまま拒絶査定するおそれが高いと言えます。
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当ブログでは上記の「空けクレーム」など、あまり馴染みのない表現を使ってしまうことがあります。
ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都北区田端】
弁理士（特許庁審査官 経験者） 田村誠治
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