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商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。いざ意見書を書く際に自分自身が使いやすいように体系化していきます。

【ここに注目!】
その構成中の「ムシ」の文字が、本願指定商品との関係から「虫」を想起させ、また「ケア」の文字が、「世話、手入れ、保護」等の意味を有する外来語として、対象物や部位に付して「〇〇ケア」のように使用されている語であるとしても、本願商標を構成する文字全体からは、原審説示の如く、「虫から体を保護するためのもの」の意味合いを認識させるものではなく、むしろ、「虫を保護する」程度の意味合いを認識させるに止まるものであり、その指定商品との関係において、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない

【実務への応用】
3条1項3号違反とする拒絶理由においては、その中で審査官が本願商標より生じる意味合いを明示してきます。もし、そのような意味合いが生じないのであればその旨反論します。経験上、3号に冠しては、拒絶理由が長ければ長いほど審査官の認定に無理がある場合が多いように思います。

【適用条文】
3条1項3号


【ここに注目!】
本願商標を構成する「リハビリ」「ライト」「パンツ」の各語は、その指定商品との関係において商品の品質を表示するもの、または品質を認識させるものであること、上記のとおりであり、単にそれらを組み合わせてなる「リハビリライトパンツ」の文字が全体として商品の品質、形状を表示するものとして使用されている事実がないとしても、各語についての指定商品の業界における取引の実情からすれば、これに接する取引者、需要者がその構成全体から商品の品質を容易に認識するものであると判断するのが相当である

【実務への応用】
商標全体として使用されていない点を根拠に識別力があると主張するケースは多くありますが、特許庁側は商標全体としての使用例がなくても、その商標を構成する各用語がそれぞれ使われている場合は、全体としても識別力がないと判断することが一般的です。本件はその典型例です。

【適用条文】
3条1項3号


【ここに注目!】
引用商標の商標権者については、破産手続終結の事情があることを踏まえると本願商標の登録出願時である平成24年11月27日、拒絶査定時である同25年12月24日、さらに、本件審決時において、引用商標がその正当な権利者(商標権者又はこれから使用許諾を受けた者)によって使用される可能性は極めて低いものといえる。そうすると、引用商標の商標権者の取引実状を踏まえ、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念を総合的に考察するならば、引用商標と本願商標との間で役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである(平成22年7月21日 知的財産高等裁判所 平成21年(行ケ)第10396号 参照)。

【実務への応用】
商標権者が破産しているという「取引の実情」を踏まえると出所混同は生じないという判決がありました。正直それのみではこの判断の評価が難しいところでしたが、その判決を特許庁が引用するとなると有効なロジックとして考えていいようです。

【適用条文】
4条1項11号


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