商標弁理士のここは登録査定でお願いします!

商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。いざ意見書を書く際に自分自身が使いやすいように体系化していきます。

カテゴリ:類否 > 原則

【ここに注目!】
商標法4条1項11号にいう先願の「他人の登録商標」は、後願の同一又は類似商標の査定時又は審決時において、現に有効に存続しているものであれば足り、現実に使用されていることを必要とするものではないと解するのが相当である。

また、商標の類否判断に際しては、取引の実情を考慮することが必要であるが、ここで考慮すべき取引の実情とは、前記1(1) のとおり、指定商品又は役務全般についての一般的、恒常的なものを指すものであるから、「他人の登録商標」が現実に使用されているかどうかということは類否判断に際し考慮すべき取引の実情には当たらないのであり、査定時又は審決時において、先願の「他人の登録商標」が現に有効に存続しているものである以上、現実に使用されていなくても、それが使用された場合に混同を生ずるか否かを一般的、恒常的な取引の実情に照らして判断すべきものである。


【実務への応用】
類否判断で考慮すべき「取引の実情」について、特殊かつ個別的なものは考慮しないことを明らかにした判決です。「取引の実情」について言及するときは、当該指定商品について一般的に言えることに焦点を絞らないとかえって逆効果になります。

【適用条文】
4条1項11号

【ここに注目!】
商標法4条1項11号に係る商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の 商品又は役務に使用された場合に、当該商品又は役務の出所につき誤認混同を生ず るおそれがあるか否かによって決すべきであるが、そのためには、両商標の外観、 観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、当該 商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきである(昭和43 年最判参照)。

この点に関し、図形や文字等の複数の構成部分を組み合わせた結合商標について は、経験則上、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると 思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合、取引の実際において、一部の構成部分のみによって称呼、観念されることも少なくないといえる。このことから、結合商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などは、当該 構成部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を 判断することができるものと思料する(昭和38年最判,平成5年最判,平成20 年最判参照)。 

【実務への応用】
商標の類否判断についての原則(氷山事件)を出発点にしつつ、分離判断を肯定するための論理構成です。

原則論として抑えておく必要があります。

【適用条文】
4条1項11号


【ここに注目!】
商標が類似するかどうかは、最終的には、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、具体的にその類否判断をするに当たっては、両商標の外観、観念、称呼を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合 して全体的に考察すべきであって、決して上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないが、

少なくともその一つが類似している場合には、 当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあると認 めるのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2 号399頁参照)。

【実務への応用】
前段は氷山事件そのものですが、後段は、仮に称呼・外観・観念のうちの一つが類似している場合には、それでも混同を生じないと説明できるような特別の事情がないのであれば類似とすべきとし、一見、氷山事件を否定するような構成になっています。

現在、称呼が類似していても、外観と観念が違えば非類似というような安易な判断があふれていますが、実は氷山事件では指定商品特有の取り引き事情(称呼で取り引きされない)が重要視された結果であるということを看過しています。

本判決は、本来の氷山事件の考え方を再確認させる重要な判決です。

安易に氷山事件を使って非類似の主張をすると、特許庁・裁判所が時としてこの判決で反撃してきますので要注意です。

【適用条文】
4条1項11号

【ここに注目!】
複数の構成部分を組み合わせ た結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だ けを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することはその部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号16 21頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民 集47巻7号5009頁参照)


【実務への応用】
前半に「氷山事件」判決を引用した続きの部分です。

「氷山事件」を受けて取引の実情を踏まえた全体考察を前提とし、それを受けて特別な事情がない限り、分離観察は許されないと結論しています。

A+Bの出願商標について、審査でAまたはBを引かれたときに持ち出す伝家の宝刀的判決です

【適用条文】
4条1項11号

【ここに注目!】
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、 商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、 それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取 引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品 の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断する のを相当とする。



商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤 認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点のうちその一に おいて類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情 等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについ ては、これを類似商標と解すべきではない。


【実務への応用】 

昭和43年の最高裁判決でありながら、今でもなお商標の類否判断の大原則として君臨しています。

意見書でもこの規範をそのまま使えることがままあります。

 

具体的な事件の内容や背景は別に解説しているところが山ほどありますのでそちらを見て頂くとして、実務上のポイントは以下にあります。

 

<ポイント1>

商標の類否は「外観、観念、称呼」等によって生じる「印象、記憶、連想等を総合」して、かつ、「取引の実情を踏まえて」「全体的に考察」するという大原則を宣言した点

 

<ポイント2>

「外観、観念、称呼」の類似性は一応の判断基準に過ぎず、場合によってはそのうちの一つが類似しても他の二点が著しく違えば非類似の余地があることを宣言した点

 

<ポイント3>

商品の具体的な取引状況に基づいて判断すべきとした点

 

 

称呼が同一だけど外観、観念が違う場合に「非類似」と主張する際の基本的なロジックとしてポイント1とポイント2をセットで使うのが一般的です。

正直、審査ではあまり効果はありませんが、審判までいくと効果満点です。はっきり言って、外観が違って、観念も違えば、100%近い確率で非類似になっています、最近の審決では。

 

ポイント3は地味ですが有効な主張になることがあります。「高額商品だから単に耳で聞いて『あ、それ下さい』なって言わないよ。じっくりパンフレット見たり、実物見たりして判断するんだから『外観』の違いは重要なんだよ、この指定商品では!」という主張に使ったりします。

【適用条文】
4条1項11号 

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