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商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。いざ意見書を書く際に自分自身が使いやすいように体系化していきます。

カテゴリ: 商標イロハ

前回は商標登録への2大ハードルのうち、最初のもの、「識別力」について説明しました。

今回はもう一つのハードルについてです。


最近、ニュースでも見かけるように、商標権は侵害すると逮捕されるてしまうこともあるくらい強力なものです。これは商標権が「独占排他権」であるからです。

つまり、一旦、商標権が設定されるとその権利がカバーしている範囲では自分のみが使用できる状態となります(独占性)。しかも、他人が勝手にその範囲で使用した場合、これを排除できるのです(排他性)。

さて、このような独占性と排他性をもつ権利ですから、同じ範囲に重複して商標権が設定されてしまうと混乱が生じます。お互いに「勝手に使うな!」という事態になって、一体誰が優先的に商標を使用できるのか分からなくなってしまうからです。

そこで、商標法は同じ範囲に同じような商標が存在しないことを登録の要件としたのです(第4条第1項第11号)。

この規定に則り、特許庁は出願された商標と似たような商標が先に出願された登録されたりしていないかチェック(審査)します。

ここでお気づきのことと思いますが、特許庁が登録を認めるかどうかは「早い者勝ち」で決まります(出願した日が早い方が勝ち。同じ日の場合は話し合いかくじ引きとなります。)。

この「早い者勝ち」を「先願主義」といい、登録への二つ目のハードルとして、出願した商標と同じ(同一)か、似たような(類似)先行商標が存在しないことが求められるのです。

もっとも、この要件は「商標」だけに着目して決められる訳ではありません。もう一つ、使う範囲(指定商品・役務)が重複するかも問題となります。

この指定商品・役務については、またお話しすることにします。

 

新しいネーミングを考えるとき、考慮する点は様々あると思います。

まず、インパクトがなければお客さんの目を引きつけることができませんし、目を引きつけてもあまりにも難しい名前では覚えてもらえません。

また、そのネーミングが与える印象も大事でしょう。 

覚えやすさや印象という観点からすると、そのネーミングからある程度、商品やサービスの内容を想像できる方がいいかもしれません。

しかし、商標法の観点からいうと、この「ある程度」が問題になります。


商標を登録する際に越えなければならない2大ハードル。それが識別性と先願商標です。


識別性とは商標に不可欠な要素です。

たとえば、あなたが友人に「『〇〇』を買ってきて!」とお願いされたときのことを想像して下さい。「〇〇」がたとえば「コーヒー」だったとしましょう。あなたは無事、友人が望んだコーヒーを買ってくることができますか?

コーヒーといっても、テイクアウトできるお店はいくらでもあります。あの店のコーヒー?この店のコーヒー?どこのコーヒーを選べば正解なんでしょう。

このように、市場に無数にある同種商品の中から特定の商品を選び出す(識別する)際に目印になるもの、これが商標なのです。

したがって「コーヒー」のような商品の一般名称は識別性が認められません。「甘いコーヒー」も一般名称ではありませんが、やはり特定の商品を選び出すには力不足です。

こうした識別力ない言葉は、普通は同業者であればみんなが使いたい言葉でもあります。

これを誰かに独占させると他の人は代わりの言葉を探さなければならなくなるので困ってしまいます。

そこで、特許庁は商標として登録を許可するかどうかを判断するに当たって、その商標が「コーヒー」や「甘いコーヒー」に該当する語でないか(すなわち、識別力があるか)を第一に確認します。


最初に言ったように、ネーミングはその名前からある程度、商品の内容を想像できる方がいいものです。

ところが、この「ある程度」が進みすぎると「甘いコーヒー」と同じように商品の内容そのものになってしまいます。そうなると識別力がないといして登録できなくなります。

この「ある程度」を上手く見極めると、覚えやすくて商標として登録もできるという理想のかたちになります。

ネーミングを考えるときは、この「ある程度」をいつも念頭において置いて下さい。

2大ハードルのもう一つについては後日お話しします。
 

最初のご挨拶でもお伝えしたように、当初、このブログは調査や意見書作成時に役立つ審決を体系化することが目的の、言ってみればデータベース的役割を期待してスタートしました。

したがって、このブログの想定読者は、何と「筆者自身」!というおよそブログとは言えないコンセプトだったのです。

しかし、実際にブログを開設して1か月、少しずつではありますがアクセスいただく機会が徐々に増える傾向にあり、しかも、審決ピックアップよりエッセイ的な記事に注目が集まる傾向に接し、少し考え方が変わってきました。

もしかすると、当ブログをご覧になる方の中には商標実務をバリバリこなしている方より、これから商標の実務を勉強したいという方もそれなりにいらっしゃるのかもしれません。

というわけで、あくまで審決ピックアップをメインにしつつ、商標実務の基本をお伝えする「商標イロハ」のカテゴリーを新設しました。

ここでは、私が今までの実務で積み上げてきたノウハウ的な要素を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

このカテゴリー記事は、お客様から商標の相談を受けて困っている同業者の方、企業で商標を担当している方、様々な方を想定していますので、実際、何かお困りのこと、知りたいことがあればお気軽にご質問ください。ここでできる範囲で回答していきたいと思います。 

先日、お客様と出願の打ち合わせをしていたときのことです。

こちらのお客様は最近まで別の事務所をお使いでしたが、事情があって私共とのお取引が始まったお客様です。

そのお客様、どういう訳か出願商標を二段書きにして欲しいと強くご希望されます。

曰く「二段書きの方が権利範囲が広くなるから」とのこと。 


二段書きとはもちろん、欧文字や漢字の商標の上にその読み仮名を平仮名や片仮名で併記した態様の商標のことです。

確かに、一見、欧文字「ABC」の他に片仮名「エービーシー」も一緒に権利化されるわけですから一粒で二度美味しい的な感はあります。


しかし、実はこれ、正反対です。 

はっきり言って、二段書きは場合によっては権利範囲を縮小する方向に作用します。


どういうことでしょうか。

それは特許庁が読み仮名としての片仮名文字・平仮名文字について認めている効果を考えるとよく分かります。

今まで紹介した審決にもありますが、基本的に特許庁は欧文字に併記された片仮名・平仮名を「読み仮名」として認識します。その上で、読み仮名が振られており、かつ、その読み仮名が欧文字部分の読み仮名として不自然でないときは、その読み仮名をもって当該商標の自然的称呼と認定します。

つまり、「ABC」の上に「エービーシー」の片仮名が振られているときは、その称呼は「エービーシー」であって、「アーベーセー」の称呼は生じないとされます。

このことは実はプラスにもマイナスにも作用します。

例えば審査過程において「アーベーセー」という称呼が生じる先願が登録されているとします。

この場合、欧文字「ABC」だけでは、指定商品によっては「エービーシー」の称呼だけではなく、「アーベーセー」の称呼が認定されるおそれがあります。

その結果、「アーベーセー」という称呼が共通するとして拒絶理由が通知されるかもしれません。

一方、「エービーシー」の振り仮名が振られていれば、その称呼は「エービーシー」に限定される可能性が高く、「アーベーセー」とは称呼非類似となります。

したがって、この場合は読み仮名がプラスに作用します。

しかし、一方で、「アーベーセー」の称呼が生じる先願が不存在の場合はどうでしょう。

「ABC」だけで登録を得た場合は、この商標からは「エービーシー」の称呼が生じると同時に「アーベーセー」の称呼も生じ得ます。

したがって、第三者が「アーベーセー」という称呼の後願を出願した場合、特許庁は「ABC」から生じる称呼「アーベーセー」と類似するとして、この第三者の後願を排除してくれるかもしれません。

しかし、「ABC」に「エービーシー」を振った二段書きで登録した場合は、「アーベーセー」の称呼は生じませんから、第三者のアーベーセー商標はそのまま登録されるでしょう。

つまり、この場合は読み仮名を振ったせいで自ら後願排除効を狭めてしまったことになります。これはいうまでもなくマイナス効果です。

その他、読み仮名の重要な効果として結合商標の一体性を高める効果もありますが、その話はまた後日。


何れにせよ、このように、二段書き商標はプラスの面もマイナスの面も合わせ持ったものですから、決して「権利範囲が広くなる」ようなものではありません。

寧ろ私が二段書き商標をお勧めする場合は、読み仮名がないと正確な称呼の認定が期待できないような外国語商標はもちろんですが、それ以外では、調査の結果、かなりきわどい先願商標が存在しており、その抵触をかわすための苦肉の策として用いることがほとんどです。


今回のお客様にもこうした点を説明させて頂いたところ、今後は二段書きはケースバイケースで考えるということになりました。

このように、商標出願において二段書き商標がお得というのは合っていそうで間違った考え方なのです。
 

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