３６条４項１号違反及び同条６項１号違反。

こないだ、化学系の出願に対する拒絶理由通知で、

「３６条４項１号違反及び同条６項１号違反」

を含む拒絶理由通知を目にしました。

詳しいことは書けませんが、例えばクレームには
「アルカリ金属イオン」
と書いてあるのに、明細書には
「ナトリウムイオン」
の実施例しか書いてなく、他のアルカリ金属イオンを用いた場合まで発明の目的とする効果が得られるかどうか分からないから、
といった内容が記載されていました。

カリウムイオンくらいまでなら同様と言えそうな気もしますが、
リチウムイオンとかルビジウム、セシウム、フランシウムまで言えるのかといえば確かに言い切れません。

このへんは機械系の出願とは毛色が違うところがあるなぁと思います。
機械系のほうが類推解釈が広く許されているような気がします。

機械系でクレームに「弾性体」と書いてあって実施形態には「ばね」としか書いてなくても、「ゴム」を使っても多分同じ効果が得られるだろうということが当業者にわかる、ということなのだと思います。

同様に、「導体」と書いてあって実施形態では「銅線」しか書いてなくても、「白金線」を使っても多分同じ効果が得られるだろうということが当業者にわかる、ということなのでしょう。

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準によれば、「意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる」らしいのですが。

今から実験してもらうの、大変そうだなぁ。。。

「アルカリ金属イオン」を「ナトリウムイオン」にする補正をしたほうが楽か？
でも、発明者は嫌がるだろうなぁ・・・。

ま、そのへんは弁理士にまかせます。

Comments

1. Posted by kota   2008年02月14日 07:59

化学以外の電気・機械系でも、同様の拒絶理由通知が目立つようになっており、特許庁の
最近の傾向と思いました。

2. Posted by puti   2008年02月14日 10:45

基本的に実施例で効果を確かめていないと認められないみたいですね〜
これって最近の傾向なんですね。

でも、後願を排除する場合も同じで、
例えば、先願に触媒として”特定の化合物”と列挙してあっても、それが実際に実施して確かめられていないと、
後願の実施例で”X%〜Y%の特定の化合物”と限定して効果を確認してると、それでも特許になりますよね。
それが有効な特許かどうかは別の話だと思いますが。

3. Posted by oTTo   2008年02月14日 12:53

kota　さん

電気・機械系もそうなんですね。
それにしても、登録時にこれだけ３６条をビシビシやられると
侵害訴訟で均等論を適用する余地なんてほとんどないんじゃないでしょうか？

puti　さん

先願が登録にならなければ後願は有効な特許になるだろうし、
先願が登録になっても後願はクロスライセンスに使える点で有効かと思います。